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专利申请
关于恶意知识产权诉讼行为的认定

虽然早在2011年,在最高人民法院对民事案件案由规定的修改决定中,即将因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿责任纠纷列入正式的知识产权诉讼案由,然而实际形成的案例寥寥可数。北京高院在2015年度北京市法院十大创新案例中列入一件恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案,可以说是在恶意知识产权诉讼认定进程中又迈进了一步。
在本案中,被告四方如钢公司拥有一项名为“井壁墙体模块以及采用该模块构筑井壁墙体的方法”的发明专利,该专利授权公告时包括产品权利要求1-10以及方法权利要求11-19,但后在案外人提出的无效宣告程序中,四方如钢公司主动放弃了涉案专利中的方法权利要求11-19,并将原产品权利要求1-10修改为权利要求1-8。然而,四方如钢公司后来仍以远东水泥公司侵犯其上述专利为由提起诉讼,后又撤回该案起诉。远东水泥公司认为四方如钢公司在已将全部方法权利要求删除的情况下,仍然以方法权利要求主张侵权,在修改产品权利要求后,仍然以原产品权利要求主张侵权,属恶意提起知识产权诉讼。


法院认为:认定恶意提起知识产权诉讼,至少应当满足以下构成要件:
1、一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求,或以提出某项请求相威胁。本案中,四方如钢公司提出专利侵权诉讼,后又以撤诉方式放弃全部诉讼请求,可以视为其已完成提出具体诉讼请求相威胁的行为。
2、提出请求的一方当事人具有主观上的恶意。本案中,四方如钢公司在主动放弃和修改涉案专利权利要求后,又基于此部分权利要求向远东水泥公司提起专利侵权诉讼,缺乏基本的事实依据和权利基础,主观上明显具有恶意。
3、具有实际的损害后果。本案中,远东水泥公司为应对诉讼支付了律师费等,造成了其经济损失的损害后果。
4、提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。本案中,考虑到专利案件的复杂性,远东水泥公司为维护自身合法权益聘请律师应对诉讼,符合常理,其所支付的律师费与四方如钢公司恶意提起的专利侵权诉讼具有当然的因果关系。


因此,法院认定四方如钢公司构成恶意提起知识产权诉讼行为,判决其赔偿远东水泥公司经济损失5万元。
 
在司法实践中,其实不乏明知专利缺乏专利性,却仍然据此“无效”专利提起专利侵权诉讼的情况。尤其在双方存在激烈市场竞争关系的情形下,上述行为有过之而无不及。但大多数法院均对此持保守操作,在证明被告的“主观恶意”上慎之又慎。期望在此案例的引导下,法官们的步子可以迈得再大一些,能让那些以“伪专利”为骚扰武器的恶意诉讼者,为此付出应有代价,以有效扼止恶意知识产权诉讼。
(未完待续)
作者简介:

陈静:律师,南京知识律师事务所管理合伙人,南京市律师协会知识产权业务委员会主任,专业从事知识产权法律事务十余年。