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律师案例
企业避开外国公司专利“雷区”案
——评德国温德莫勒及霍尔希公司诉常州恒成塑料机械有限公司等侵犯发明专利纠纷案
 
代理律师:陈静,南京知识律师事务所


案件名称:德国温德莫勒及霍尔希公司诉常州恒成塑料机械有限公司等侵犯发明专利纠纷案
案号:(2014)苏知民终字第0002号、0003号
导语:国内企业在仿制国外设备时,如果在产品仿制研发过程中,未能通过专利文献检索等手段充分评估审核仿制产品上市后的专利法律风险,则极易踏入外国公司的专利“雷区”引发专利侵权诉讼。在发生专利侵权诉讼之后,只有通过有效消除障碍专利或避让障碍专利,才可能使企业避免停止生产的灭顶之灾。
 
案情简介
德国温德莫勒及霍尔希公司(以下简称“W&H公司”)诉常州恒成塑料机械有限公司(以下简称“恒成公司”)制造、许诺销售并销售某型方底阀口袋制袋机,南京熊猫精机有限公司(以下简称“熊猫精机公司”)经营使用该方底阀口袋制袋机,侵犯其持有的ZL96101404.4、ZL96104312.1两项发明专利。
南京中级人民法院受理了上述案件,并进行了涉案产品实物证据保全及现场勘验。
被告恒成公司代理律师经调查分析,认为涉案专利存在重大实质性缺陷。恒成公司以此为主要理由,启动无效宣告请求程序,并在相应的诉讼程序中主张,涉案专利的权利要求不清楚,无法清晰界定其保护范围,请求驳回原告诉讼请求。并同时基于涉案专利权利的不稳定性,提出中止审理请求。在相应的无效宣告请求程序中,国家知识产权局专利复审委员会经审查,宣告ZL96104312.1发明专利部分无效,但基于专利权人对于ZL96101404.4发明专利权利要求的技术解释,维持了该项发明专利有效。
因涉案专利均为发明专利,南京中院未中止审理,依正常诉讼程序开庭审理两案。经过庭审质证,及详尽的技术比对,一审法院采纳了被告诉讼代理律师的不侵权抗辩意见,认为基于原告在相应的无效宣告请求审查程序中对涉案专利权利要求的解释和陈述,被告生产、销售的涉案产品未落入原告专利保护范围,因此判决驳回原告所有诉讼请求。
W&H公司不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏省高院重新就涉案产品进行现场勘验,并再次进行侵权技术比对。因原、被告双方对于涉案专利的权利要求持不同解释意见,双方对于涉案专利的专利保护效力和保护范围争议激烈。
为确保最终胜诉,恒成公司在对涉案专利无效审查决定均提起行政诉讼的同时,又针对被维持有效的ZL96101404.4发明专利,收集新的证据,提起第二次无效宣告请求。通过第二次无效宣告请求,恒成公司顺利地将ZL96101404.4发明专利部分无效。江苏省高院分别就两案判决驳回W&H公司上诉请求,维持一审原判。
2015年1月,北京市高级人民法院判决撤销北京市第一中级人民法院维持专利复审委针对ZL96104312.1发明专利部分有效的审查决定的一审判决,支持了上诉人恒成公司针对该项发明专利的所有无效宣告请求理由,其中包括独立权利要求缺少必要技术特征、权利要求不清楚的请求理由,认定该发明专利所有权项均不应具有专利保护效力。
至此,恒成公司在上述系列诉讼案件中,获得全面胜诉,在避开了专利权人侵权指控的同时,也使原告的专利权彻底消灭。
 
风险要素:
国内企业在仿制国外设备时,如果在产品仿制研发过程中,未能通过专利文献检索等手段充分评估审核仿制产品上市后的专利法律风险,则极易踏入外国公司的专利“雷区”引发专利侵权诉讼。一旦被拖入侵犯发明专利权诉讼,国内公司胜诉机会通常会比较小。原因有两个:一是国外专利权人据以起诉的专利权通常为享有外国同族专利申请优先权的发明专利,其专利权相对稳定;二是国外专利权人在启动专利侵权诉讼时,通常经过了仔细的诉前准备,包括选定合适的被告和诉讼管辖地。因此,此类诉讼一旦提起,被告通常很难逃脱侵权指控,正常的生产销售也将遭遇灭顶之灾。
上述两案涉及的涉案专利为外国公司所持有的中国发明专利,相对于国内企业专利而言,该发明专利被宣告无效的难度很大。事实上,上述两案涉案专利也都经历了整个无效宣告请求行政程序及其后续行政诉讼程序,任何一个环节的失误,都有可能导致公司在专利侵权诉讼中败诉。
根据近年来外国公司起诉国内企业专利侵权案的发生状况,国内企业踏入外国公司“专利雷区”的情形主要包括:
1、跟风仿制引发专利侵权纠纷。针对本行业国外畅销产品和新产品,企业贸然跟风,通过反向测绘国外产品来“研制”自己的新产品,从而陷入专利“雷区”。尤其是众多刚起步的小微企业,因其缺乏足够的研发能力和市场调查能力,跟风上产品是其市场经营的主要手段,但随之而来的专利侵权诉讼就可能让这类企业面临停止侵权产品生产和销售的灭顶之灾。
2、自行研发缺乏必要专利检索引发专利侵权纠纷。部分高新技术企业的技术研发缺少必要的在先专利文献检索,其苦心研制的技术成果包含了外国公司的在先专利而不自知。企业白白费了人力物力,不仅仅无法获得专利权的应有的回报,还在实施过程中就陷入专利侵权纠纷的泥沼。企业此时承担的不仅仅是技术研发风险,更严重的是企业失去生产经营的法律安全。
3、受托加工陷入专利侵权诉讼。在受托加工经营合作过程中处于谈判劣势的加工方,往往为了接下大客户的大订单,忽视或不敢严格审查委托方是否拥有合法的专利权或专利权实施许可,由此引发因侵犯第三方专利而被拖入诉讼。若侵权指控成立,则受托加工方不仅不能继续生产相关产品,而且还可能因此承担相关的损害赔偿责任。其本身因受托加工产生的损失,只能基于合同追究委托方的违约责任,一旦相关的委托加工合同并未对委托方知识产权担保责任做出任何约定,则受托加工方因有关第三方知识产权侵权诉讼而导致的损失将难以得到弥补。
4、采购使用侵犯他人专利权。企业在采购产品零部件或招标购买设备时,往往不重视对供应商及所采购产品的知识产权状况进行评价与确定,很少要求供应商提供涉及的知识产权权属证明,由此埋下专利侵权的炸弹。尽管作为采购使用方的企业能够在一定条件下免除侵权赔偿责任的承担,但停止使用侵权产品的禁令会严重干扰企业的正常经营秩序。
5、遭遇“伪专利”的骚扰。虽然外国公司专利通常具有较稳定的权利状态,但不排除个别专利权人的专利滥用意识的膨胀,在其在中国的产品市场受到国内企业的挤占和分割时,以缺乏专利性的“伪专利”起诉同行业的中国企业侵犯专利权,并通过申请诉前禁令等手段,阻却或隔绝竞争对手的经营市场的增长,制造竞争对手的负面市场影响。尽管依据法律规定,可以事后追究滥用专利权以及诉前禁令和财产保全申请不当的法律责任,,但是被骚扰的国内企业毕竟失去了市场竞争的宝贵时间,其经济损失无法估量。
 
防范建议:
技术研发活动是企业推出新产品获取市场竞争优势的基础环节,企业避开外国公司“专利雷区”的最有效手段就是围绕企业研发活动进行充分的专利文献检索,以发现障碍专利,及早避让或消除。企业应当在研发项目的立项、研发路线的确定以及研究成果的保护各个关键环节引入专利文献检索,这包括:
1、在研发立项论证时进行专利文献的充分检索,确定可以避开在先障碍专利的研发方向和研发路线。
2、在研发完成时,及时对开发出的新技术或产品进行有效专利保护。包括:结合企业的市场目标进行全方位的专利保护策划;进行规范有效的专利申请,把好专利申请质量关,精心设计专利保护范围,在保证专利申请符合专利性的同时,能切实获得强有力的最大化市场保护,从而有利于企业保障市场利益,有利于专利技术交易及专利权投资的顺利实现。
3、针对研发过程中所检索到的障碍专利,及时修正研发路线,以避让专利雷区;针对无法避让的障碍专利和障碍专利申请,启动必要的无效宣告程序和异议程序,及早消除专利障碍。
4、针对无法及时消除又无法避让的障碍专利,企业应当充分评估新产品专利侵权法律风险,并从技术上和法律上论证避让和消除障碍专利的可行性,充分收集相关联的现有技术资料,为未来可能进行的无效宣告请求抗辩和侵权诉讼抗辩论证做好充分准备。
针对企业核心业务和核心产品,企业应当建立专利跟踪检索制度,对于同行业中出现的“伪专利”,及时启动无效宣告程序,及早消除,争取主动,避免同业竞争者以此伪专利启动诉讼,干扰企业的正常经营秩序。
仅进行产品销售代理和采购使用设备的企业,应当建立 “知识产权安全”采购制度,要求供应商提供涉及的知识产权权属证明,确定所采购产品的知识产权状况。
 
措施效果:
目前,外国公司所持有的中国专利被宣告无效的比例极小,一方面是由于上述客观原因的存在,但另一方面也是当事人认为自己没有能力与外国公司抗衡,不如及早调解。但本案的结果证明,外国公司的专利并不是不可挑战的。
本案被告恒成公司遭遇外国公司发明专利侵权指控,被告熊猫精机公司也因销售恒成公司涉案产品而被拉入诉讼。不仅仅因为涉案专利无效难度大,更为困难的是,涉案专利申请日均在十几年前,且涉及外文语言障碍,按照通常的无效宣告请求思路去寻找破坏涉案专利创造性的证据资料,将非常困难。
本案从民事诉讼到无效宣告请求程序,再到行政诉讼一审、二审,时间持续近三年,并最终获得胜诉的结果,关键在于两点:一是针对涉案专利检索到足够有力的现有技术文献:二是以现有技术文献为基础,进行足够充分的专利权无效理由的主张和陈述。
在本案中,恒成公司技术研发人向诉讼代理律师提供了足够充分的现有技术资料,该现有技术资料,包括原告历年来相关技术主题的所有在先专利文献,以及国外同业生产者的关联专利文献,均为恒成公司在研制涉案产品过程中检索并仔细研读,在此现有技术文献资料基础上,恒成公司确定并修正了涉案产品设计方案,以尽可能避让原告障碍专利。
正是有了前述工作基础,恒成公司代理律师才能够有提出不侵权抗辩和启动无效宣告程序的空间,并通过研究涉案专利文件和涉案产品技术方案,另辟蹊径,从涉案专利修改超范围、权利要求不清楚、权利要求缺少必要技术特征等多条理由入手,迫使原告为维持其专利有效,在无效宣告请求审查程序中,做出不利于侵权技术比对的技术解释,进而使被告在相关侵权诉讼程序不中止的不利局面下,首先获得了不侵权的一审判决,然后在二审程序进行中,从容地完成无效宣告请求程序目的,将原告据以起诉的专利权项全部无效,彻底消除了被控侵权的风险。