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律师案例
陈静律师:关于专利侵权诉讼中的恶意诉讼认定的司法实践

案例1:

 北京明日公司诉维纳尔(北京)电气系统维纳尔公司知识产权损害赔偿纠纷一案。该案为北京二中院受理的首例以恶意诉讼为由而提起的知识产权损害赔偿纠纷案件。

 原告北京明日公司起诉称,原告与被告维纳尔公司是同行业竞争者。2002年、2003年被告将早已进入公知领域的“熔断器式隔离开关”系列产品申请了外观设计专利,并获得了四项外观设计专利授权。2005年2月,被告在北京市第二中级人民法院起诉原告侵犯其外观设计专利权。现国家知识产权局专利复审委员会已宣告涉案四项外观设计专利权全部无效。原告认为,被告恶意提起诉讼并申请法院冻结了原告的银行账户,影响了原告的生产经营,给原告造成了经济损失。故起诉要求判令被告赔偿原告经济损失20万元。北京二中院经审理认为,涉案四项外观设计专利由国家知识产权局予以授权,具有形式上的合法性,同时认为:鉴于涉案四项外观设计专利被宣告无效的原因在于被告维纳尔公司在其生产的相关产品的宣传广告和宣传册中公开了相关外观设计,而非将其他自由公知设计或已有设计申请为外观设计专利,故据此不能得出被告维纳尔公司恶意申请涉案外观设计专利的结论;且鉴于其依据经国家知识产权局合法授权的、有效的外观设计专利;在四项外观设计专利最终被宣告为无效时,被告及时申请撤回侵权起诉。另外,涉案外观设计专利有效性的判断具有一定的专业性;明日公司亦没有证据证明维纳尔公司指控其生产、制造的侵权产品的外观设计有其他来源,故主张被告明知涉案专利不符合授权条件而提起诉讼以恶意侵害原告的相关权利,依据不足。判决驳回原告所有诉讼请求。

 案例2:

 原告李中向南京市中级人民法院提起诉讼,诉称被告扬中市通发公司侵犯其持有的“消防用球阀”的实用新型专利。被告辩称其球阀产品系完全按照早已公布的国家标准生产,不可能侵犯原告专利权,并举证证明涉案的“消防用球阀”实用新型专利的技术方案在国家标准T15185-94《铁制和铜制球阀》以及T8464-1998《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》中已经充分披露。被告同时依此向国家知识产权专利局专利复审委员会提出无效宣告请求,并请求南京中院中止专利侵权诉讼审理。国家知识产权专利局专利复审委员会以缺乏新颖性为由宣告李中的专利权全部无效,该无效审查决定经北京市第一中级人民法院审理判决维持。专利无效宣告程序终结后,南京中院恢复审理扬中市通发公司被诉侵犯专利权一案。扬中市通发公司向南京中级法院提出反诉,起诉原告恶意诉讼,要求其承担包括律师费在内的相关经济损失。原告李中向南京市中级人民法院请求撤回对被告扬中市通发公司的专利侵权诉讼。法院审查后认为,“专利权纠纷”是“恶意诉讼赔偿案”前提,双方已为专利权侵权诉讼费时两年多,费用、损失都已产生,因此在对“恶意诉讼”进行审查之前,不准许李中撤诉。法官同时根据复审委“无效决定”、北京一中院的专利行政判决,认定李中所拥有的“消防用球阀”实用新型专利权自始无效,起诉扬中市通发公司侵犯自己专利权的基础条件已丧失,判决驳回李中诉讼请求。

 针对扬中市通发公司所提出的反诉,南京中院经审理认为,“消防用球阀”实用新型专利权虽然由国家知识产权局予以授权,具有形式上的合法性,但是由于其技术方案早已被公开,明显不符合专利授权新颖性的要求,该专利权并不具备专利权的实质要件。同时,法院还认为,李中长期担任阀门厂的车间主任和厂长,作为阀门制造加工行业从业多年的专业人士,应十分熟知相关球阀的国家标准,但其却利用我国专利授权制度中对实用新型专利申请不进行实质审查的规则,其专利申请行为缺乏诚实信用,获取专利权的行为本身应当认定为恶意申请。法院据此认定,李中恶意申请并获得专利授权,继而控告他人侵犯其专利权,将无辜的被告拖入专利侵权诉讼、专利行政诉讼等诉讼,干扰他人正常的生产经营活动,其行为已严重背离专利制度设立的宗旨,侵害了他人合法权益,客观上给扬中市通发公司造成损害,已构成恶意诉讼,应当承担相应的法律责任。法院判定李中赔偿原告通发公司已付出的律师代理费、公告费等经济损失21500元,案件受理费5520元也由李中全部负担。江苏省高级人民法院维持了该一审判决。

 关于专利诉讼领域的恶意诉讼

 恶意诉讼一般指故意以他人受到损害为目的,在缺乏实体权利或者无事实根据和正当理由的情形下提起民事诉讼,致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。建立防范恶意诉讼制度的意义就在于:即要鼓励权利人从法律的实施中获得帮助和救济,同时又要保护个人不为不合法的诉讼所困扰,避免诉讼成为侵犯他人的“侵权手段”。

 在当前的专利诉讼领域,一方面,侵犯专利权的行为屡禁不止,通过启动诉讼依法制止侵犯专利权的行为,是专利权人获得专利权权益保护的主要手段;而另一方面,部分专利权人利用明显缺乏专利性的“伪专利”,针对同业竞争者频繁提起专利侵权诉讼,恶意干扰同业竞争者的正常生产经营秩序,不正当地掠夺同业竞争者的市场空间,这种所谓“专利侵扰策略行为”也越来越广泛。

 针对知识产权诉讼领域的恶意诉讼的认定,多数法院持谨慎保守的态度。如前述案例1,法院认为,在专利权人依据其经合法授权且目前有效的专利提起专利侵权诉讼时,不能仅仅因为该涉案专利因后续的无效宣告程序被宣告无效后,就认定专利权人提起的专利诉讼为恶意诉讼。因为专利的有效性认定具有相当的专业性,在主张专利权人明知涉案专利不符合授权条件而恶意提起诉讼时,必须对专利权人的诉讼“恶意”提供足够充分的证据理由,例如上述案例2所述情形。

 正是由于法院这种对“恶意诉讼”的严苛的认定标准,使得知识产权诉讼领域,尤其是专利诉讼领域,“恶意诉讼”有愈演愈烈之势。部分经营者为抢夺市场,将本行业内一些现有技术或现有设计申请实用新型或外观设计专利,然后依此专利,大面积发放侵权警告函,或干脆启动专利诉讼,将主要同业竞争者拖入专利诉讼中。被拖入诉讼中的同业竞争者,一方面需要做大量的客户安抚工作,另一方面要投入大量的人力、财力积极应诉并启动相应的无效宣告程序。法院即使依现有技术或现有设计抗辩之由,快速判决驳回原告所有诉请,原告所付出的成本仅仅是诉讼费,而被告损失的不仅仅是律师费,还有大量的商机和客户;更有甚者,部分法院依据所谓“专利的专利性认定具有专业性”的概念,不愿直接支持被告的现有技术抗辩,更不会理会被告所提出其他涉及涉案专利权缺陷问题,而保守地采取中止审理之程序,使得整个专利侵权诉讼陷入持久战中。

 当然,被侵扰人可以通过启动确认不侵权诉讼程序来对抗恶意专利权人之骚扰,但是在专利权人已直接提起专利诉讼的情形下,该手段已失去即时解决的效力。

 在法院立案审查过程中,可以把不符合起诉条件的案件控制在审理程序之外,但显然地,立案审查无法将涉案专利的专利性纳入审查范围。虽然法院对于实用新型专利和外观设计专利侵权诉讼,可以要求原告提供涉案专利的评价报告,但多数法院并不将此作为立案条件之一。因此,在目前状况下,对于上述恶意专利诉讼,我们的司法几乎无所作为,仍然以充分保障诉权为主要取向,仅针对极少数恶意明显的诉讼,才可能尝试通过诉讼反向制约。

 一般而言,以不正当地损害他人为目的行使权利,即构成权利滥用。因此,从更为广泛的视角来看,上述恶意专利诉讼,也是知识产权滥用的行为之一,因其权利基础即存在虚假性,因此其行为性质更为恶劣,甚至类同于“专利欺诈”。目前司法实践中,对于许多不适当地扩大保护范围和强度的知识产权滥用行为,例如超出范围行使权利、利用知识产权带来的竞争优势等不正当地损害竞争对手,妨碍公平竞争等,尚且有所规制,但对于上述明显恶意的专利诉讼行为却无所作为。也许,我们也可以期待这样的立法,对于启动恶意专利诉讼的“专利流氓”,责其承担败诉后对方当事人为此诉讼所付出的所有费用和因此诉讼所造成的所有损失,以此令其启动诉讼时有所顾忌和制约。

 但在目前状况下,企业要减避此类恶意专利诉讼的骚扰,需要及时全面地关注与企业产品关联的专利申请及专利授权状况,及时发现障碍专利,通过事前谈判或启动无效宣告程序及时清除障碍专利,以有备无患。