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律师案例
张苏沛律师:从北京高院一则国际专利无效案谈专利文书的撰写

基本案情:
 2014年12月19日,北京市高级人民法院下发行政判决书:一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院(2013)一中知行初字第2680号行政判决;二、撤销中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第20677号无效宣告请求审查决定;三、中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会就常州市恒成塑料有限公司对专利号为ZL96104312.1、名称为“制作叉形底袋的装置”的发明专利提出的无效宣告请求重新作出无效宣告请求审查决定。
本专利是名称为“制作叉形底袋的装置”的发明专利,申请日为1996年1月25日,申请号为96104312.1,优先权日为1995年1月25日(德国优先权),授权公告日为2002年5月1日,专利权人为温德莫勒及霍尔希尔公司。无效宣告请求人常州市恒成塑料机械有限公司因与专利权人在江苏法院有侵权纠纷,(2011)宁知民初字第751号、(2014)苏知民终字第0003号,遂产生本专利的无效宣告事宜。

争议焦点:
请求人恒成公司主要提出三点无效理由:
无效理由一、本专利“权利要求5不符合专利法第26条第4款的规定,未清楚、简要地限定要求专利保护的范围”
权利要求5、按权利要求1或2所述的装置,其特征在于:该滑板和在软管段的输送方向上在滑板前安置的成形压头是按照高度如比分级设置的,即软管段与其拉开的底部可以毫无阻碍地在这些构件下方通过输送。其中“按照高度如比分级设置”的技术含义是模糊不清的。
无效理由二、本专利“权利要求1不符合专利法实施细则第20条第2款之规定,缺少必要技术特征”
针对本专利说明书所记载的发明目的,如果要顺利地制作叉形底袋,尤其对于塑料材料,必须设置一“限定袋底部折叠界限装置”,来预先标出或限定袋底中央线,否则,将根本无法折叠制成十字形袋底。上述“限定袋底部折叠界限装置”可以是本专利权项6所述“压痕刀”,也可以是权项7所述“样板”,或相当于样板的夹持台板,不论何种具体形式,“限定底部折叠界限装置”是实现本发明目的的必要技术特征。
无效理由三、本专利“权利要求1-10不符合专利法第22条第3款的规定,不具备创造性”
本专利涉及“一种制作叉形底袋的装置,其中将塑料薄膜或层状的塑料织物平叠的软管段的端部制成十字形的底袋”。本专利相对于证据1(公开号为US3250187的美国专利公开文本,公开日为1966年5月10日,共106页)在整体上对本领域技术人员是显而易见的,不具备创造性。
(2014)高行终字第1271号行政判决书
关于无效理由一:《专利法实施细则》第二十条第一款规定:“权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征,清楚、简要地表述请求保护的范围。” “该滑板和在软管段的输送方向上位于滑板前面的成形压头是按照高度分级设置”是否清楚。首先,对于“该滑板和在软管段输送方向上位于滑板前面的成形压头是按照高度分级设置”,专利复审委员会的解释为“滑板的宽度与包角的大小是相关的,包角大小与压头的大小是相关的,因此滑板的宽度与压头的大小是分级设置的”。但是,本专利权利要求5中所限定的是“滑板与压头按高度分级设置”,并不是限定“滑板的宽度与压头的大小”之间的关系。专利复审委员会的理解,无事实依据。其次,专利复审委员会所解释的“滑板的宽度与压头的大小”之间的关系,与本专利权利要求5所限定的“软管段与其拉开的底部可以毫无阻碍地在这些构件下方通过输送”并无关联,表明专利复审委员会的理解是错误的。再者,在二审诉讼程序中,专利权人只是复述说明书中与权利要求书相同的表述,并没有具体说明“该滑板和在软管段输送方向上位于滑板前面的成形压头是按照高度分级安置”的含义。综上,即结合本专利说明书,“该滑板和在软管段输送方向上位于滑板前面的成形压头是按照高度分级安置”对本领域技术人员而言,仍然是不清楚的。
关于无效理由二:《专利法实施细则》第二十一条第二款规定:“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。”在本专利权利要求1没有限定“压痕板”或“样板”的情况下,加工对象是否会在加工过程中形成两个对称的压角进而形成十字形的底袋,可能会受到加工对象软管段的软硬程度及其与滑板的摩擦力大小的影响,在本专利权利要求1没有限定上述特征的情况下,本领域技术人员有合理理由怀疑本专利权利要求1的技术方案无法将袋底部拉开成一个底正方形,更无从进行后续的袋底折叠操作。因此,在本案现有证据基础上,本权利要求1缺少实现其发明目的的必要技术特征,不符合《专利法实施细则》第二十一条第二款的规定。在本专利权利要求1不符合《专利法实施细则》第二十一条第二款的规定的基础上,专利复审委员会应当根据恒成公司的无效请求对本专利其他相关权利要求是否符合《专利法实施细则》第二十一条第二款的规定进行审查。
关于无效理由三:《专利法》第二十二条第三款规定:“创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。”本专利权利要求1所要求保护的技术方案与证据1公开的内容相比,区别特征属于本领域中的惯用技术手段,本权利要求1相对于证据1在整体上对本领域技术人员而言是显而易见的,不具备创造性。专利复审委员会和一审法院认为本专利符合《专利法》第二十二条第三款的规定,结论错误,应当予以纠正。在本专利权利要求1相对于证据1不具备创造性的基础上,专利复审委员会应当在此基础上根据恒成公司的无效请求对本专利其他权利要求相对于证据1及其他证据的结合是否具备创造性进行认定。

代理难度:
专利无效过程中,关于创新性问题是一个最普遍最基础的问题。本文对此不予探讨。但是,南京知识律师事务所张苏沛律师认为,另外两个无效理由所引发本判决对专利文书的撰写指出的问题却是值得专利代理人和申请人重视的。
 众所周知,缺少必要技术特征,很难用证据来证明。本专利在庭审过程中,代理律师首先从相关技术近百年的工艺常识开始陈述以达到消除法官的技术盲点,然后再进一步根据无效程序时提供的公知技术证据证明作为“限定底部折叠界限装置”,是实现本专利发明目的的必要技术特征,最后,代理律师使用一个普通的信封作为道具把本专利的复杂工艺用最抽象最简单的方式当庭演示,以便增强法官的感性认识。这可能是造成案情翻转的原因之一。但是,从专利撰写的角度来讲,本专利首先要存在这一致命缺陷,才可能被发现、被无效。因此,本专利之所以存在这一致命缺陷,就是因为专利撰写中对发明目的和技术效果的描述出现重大瑕疵。常规意义上来讲,一项专利的权利要求1保护范围最大,其所实现的发明目的也通常是该发明创造最基本的功能,绝非最佳。因此,在撰写过程中,对发明目的和技术效果也应该分层次描述,每一个技术特征或者每一项从属权利要求对应的功能和效果都要分别描述,且要不惜笔墨的详细阐述。如果任意夸大有益效果,极可能留下被无效的隐患。
本专利文书还有“不清楚”的缺陷,事实上有两层关系在里面:第一层关系,若仔细分析本专利的优先权文件(德文同族专利),实际上进入中国时存在翻译缺陷。也就是说,一份国际专利申请,从一种语言翻译到另一种语言时,稍有不慎,可能后患无穷。第二层关系,诚如本专利的判决书所述,并非专利说明书对权利要求中的文字进行了简单重复就是“支持”、就是“清楚”,撰写时,说明书应该对权利要求书所概括的技术方案给予“真正的支持”,权利要求书所概括的技术方案与专利说明书是两个概念。有时虽然有非常好的技术方案,但是,如果专利申请文件没有写好,不论是否被授权,最终也可能会因不符合专利法的相关规定而被宣告无效。因此,当事人不但应当重视技术创新,在申请专利时更要高度关注专利申请文件的撰写。
残酷的事实一次次验证过无数好的技术方案因为撰写的失误而最终无法获得保护。究其原因,是因为专利代理是一种对专业性要求很强的职业。专利代理不是一种中介,而是一种新的创新性劳动。在“黑代理”横行、代理机构相互压价恶性竞争、甚至出现互联网免费代理的时代,对于专利申请人来说,是仅仅希望获得形式上的授权(俗称“垃圾专利”),还是希望技术创新获得真正的法律保护,成为真正有价值的基础专利、核心专利,那么第一关也是最重要的一关就是要好好选择专利代理人。